Las Marcas Renombradas

Continuando con el tema de las marcas, en esta ocasión me gustaría analizar la protección ampliada que gozan las marcas renombradas, comentando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el asunto Iron & Smith vs Unilever (C-125/14), en el cual se planteó una cuestión prejudicial para dilucidar la relación entre la marca comunitaria y la nacional, respecto del ámbito de protección de las marcas renombradas.

En el anterior post, explicamos que el titular de una marca adquiere un derecho de exclusiva limitado a la clase de productos o servicios que la marca pretende proteger. Sin embargo, frente a esta limitación que impone la regla de la especialidad, encontramos a las marcas renombradas.

Adquirir el status de marca renombrada supone una quiebra del principio de la especialidad, ya que produce el efecto de ampliar el derecho de exclusiva del titular, quién podrá impedir el uso del signo o de uno similar, para identificar otro tipo de productos o servicios distintos.

La protección ampliada que gozan las marcas renombradas se otorga como contrapartida al esfuerzo realizado por el titular para conseguir que su signo distintivo sea conocido y, para ello, las normas establecen una serie de requisitos que demuestran que el signo ha adquirido una determinada posición, como son: la cuota de mercado conseguida por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como las inversiones realizadas por el titular para promocionar su marca.

A pesar de que los requisitos son similares en la normativa nacional como en la comunitaria, en el caso arriba referido, se ha planteado la pregunta de la extensión del ámbito geográfico que debe tener la marca comunitaria renombrada.

Concretamente, se ha preguntado si la marca en cuestión debe acreditar los requisitos en el territorio de la Unión, o si basta con que se cumplan en un solo Estado miembro.

Esta pregunta ya había sido objeto de análisis en el caso General Motors (C-375/97), en la que el Tribunal resolvió, que el requisito se cumple cuando la marca goza de renombre en un Estado miembro, ya que la normativa no contiene ninguna precisión al respecto y por lo tanto, no se puede exigir que se acredite el renombre en todo el territorio de la Unión Europea.

La diferencia con el asunto Iron & Smith vs Unilever, es que se cuestiona el renombre de la marca comunitaria porque el uso no ha trascendido las fronteras de un Estado miembro y, por esa razón, se pregunta si el renombre adquirido en el Estado miembro en el que ha sido usada la marca, puede reivindicarse en otro Estado miembro en donde la marca no ha sido utilizada nunca.

El caso es interesante porque las cuestiones que plantean obligan a realizar el análisis de dos aspectos distintos: el del uso efectivo de la marca y el de los criterios para obtener la protección de la marca renombrada y, en ambos casos, considerando la extensión geográfica de la marca comunitaria.

La sentencia establece que los conceptos son diferentes y que atañan a cuestiones distintas. El uso efectivo de la marca es un requisito de pervivencia, ya que si la marca no se utiliza se produce la caducidad. En cambio, el renombre exige que se cumplan una serie de requisitos previamente establecidos por las normas y, sólo cuando el titular logra acreditarlo, puede obtener la protección ampliada para su signo distintivo.

Respecto del renombre de la marca, el Tribunal se refirió a los requisitos que se deben acreditar para determinar si la marca es conocida por el público. En cuanto al ámbito territorial, el Tribunal expresó que se cumple el requisito relativo al renombre cuando la marca comunitaria goza de renombre en una parte sustancial del territorio de la Comunidad y que éste puede corresponder al de un solo Estado miembro.

Sobre el uso efectivo de la marca, la sentencia expone que las disposiciones referidas al uso efectivo de la marca en la Unión persiguen un objetivo distinto, ya que se trata de verificar si se cumplen las condiciones mínimas para gozar de la protección.

Por último, se pronunció sobre la amplitud territorial, reiterando los criterios de la jurisprudencia comunitaria en la materia (C-149/11) y respondió que es imposible determinar a priori de un modo abstracto la amplitud territorial que se debe tener en cuenta para determinar el uso efectivo de la marca comunitaria, ya que la apreciación del carácter efectivo del uso de una marca se basa en el conjunto de hechos y circunstancias idóneos que permiten demostrar que se está efectuando la explotación comercial de dicha marca, que le permite obtener o conservar la cuota de mercado.

La conclusión a la que llega el TJUE es que los criterios enunciados por la jurisprudencia acerca del uso efectivo de la marca comunitaria no son pertinentes para determinar la existencia de renombre en el sentido reconocido por la Directiva, por lo tanto, debemos entender que no se puede alegar falta de uso para cuestionar el renombre de una marca en un determinado Estado miembro en el que la marca no haya sido utilizada.

Escrito por Carmenchu Buganza.