Familia de Marcas
Este nuevo concepto, también conocido como "marcas de serie", surge de una situación de hecho reconocida por la Jurisprudencia (STJUE C-234/06 P) y la consecuencia es que añade un nuevo elemento que amplía el ámbito de protección de las marcas y en consecuencia el monopolio del titular.
Ante esta situación debemos preguntarnos, en qué momento nos encontramos ante una familia de marcas y si es necesario cumplir determinados requisitos, ya que esta nueva figura no está regulada por la Ley.
Para encontrar la respuesta debemos acudir a la jurisprudencia que ha desarrollado el concepto y establecido las condiciones que se deben reunir para poder invocar esta protección ampliada.
En primer lugar, para considerar que estamos frente a una serie o familia de marcas se necesita cumplir con dos requisitos cumulativos:
- La prueba de uso. No es suficiente que el mismo titular de una marca solicite diversos registros para proteger sus productos para que, de forma automática, se produzca la serie o familia de marcas; sino que es necesario que dichas marcas se usen de forma efectiva en el mercado y, por ello, para obtener el reconocimiento se exige aportar prueba de uso.
- Características similares que permitan asociarlas. Es importante considerar que para obtener el status de familia de marcas, éstas deben tener elementos comunes, capaces de inducir al público a creer que la marca en cuestión forma parte de la serie, lo que significa que los productos o servicios proceden del mismo origen empresarial o de empresas relacionadas.
Además de los requisitos exigidos por los tribunales para acreditar la existencia de una familia de marcas, debemos atender a otros aspectos relevantes, como son el número o la cantidad de registros de marcas que son necesarias para crear una familia, ya que no solamente el número es determinante para acreditar este hecho, sino también su uso efectivo. A este respecto, la jurisprudencia ha considerado que se requiere, al menos, acreditar el uso de tres marcas para considerar que estamos ante una familia. Y tiene sentido la exigencia, ya que no debemos olvidar que el efecto que produce la pertenencia a una familia de marcas, es el de ampliar el ámbito de protección de la marca en favor del titular y por esa razón, justo es demostrar que realmente los registros de marca son utilizados y, en consecuencia, conocidos por los consumidores.
Aparece aquí otro elemento importante a tener en consideración, la percepción del consumidor. Y es relevante porque es una apreciación de hecho, es decir, demostrable. Ya que para acreditarlo no bastan los argumentos sino que es preciso probar que la familia de marcas va ligada a la percepción de los signos que tienen los consumidores. Esto nos servirá tanto para defender la ampliación del ámbito de protección e impedir a un tercero el registro de un signo similar, como para acreditar que un nuevo registro se integra en la familia.
Otra cuestión que ha sido discutida es si únicamente debemos considerar a las marcas registradas o si es posible incluir en la familia de marcas, aquellos signos que no hayan sido registrados. En este aspecto y dada la importancia a la prueba de uso, la doctrina admite igualmente a las marcas no registradas.
Por último, es imprescindible que las marcas tengan un denominador común y que éste tenga carácter distintivo, ya sea por sí mismo o porque lo haya adquirido por el uso, para que el público pueda suponer la existencia de una familia de marcas. De esta manera, se consigue alcanzar la doble exigencia que se impone a cualquier signo distintivo. Por una parte se acredita que se produce la asociación directa de las marcas entre sí y que el consumidor las relaciona con el origen empresarial y, de otra parte, se impide el monopolio de signos genéricos o descriptivos.
El análisis de los casos y la jurisprudencia emanada de los tribunales, tanto los nacionales como los de la Unión Europea y de las Resoluciones y Directrices de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), nos dejan un aprendizaje que debemos tener presente para defender los signos distintivos: la necesidad de acreditar los hechos que se alegan con pruebas. Creo que este extremo es muy importante porque de esta manera se elimina la subjetividad del análisis y se rompe con la tendencia, sostenida durante muchos años, de examinar los signos y sus componentes en abstracto, pero sin atender a los elementos y circunstancias concretas que cada caso presenta.